法 律 意 见 书 山东××商贸发展有限公司并彭总 山东中威律师事务所接受您的委托，就“‘山东××商贸发展有限公司’名称能否继续可以使用”事宜进行可行性论证、策划并出具法律意见书。 一、主要依据： （一）、法律方面 1、《中华人民共和国民法通则》 2、《中华人民共和国商标法》 3、《中华人民共和国反不正当竞争法》 4、《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》 5、《驰名商标认定和保护规定》 6、《企业名称登记管理规定》 （二）、事实方面（背景介绍） 上海××××（集团）有限公司成立于1996年初，现已成为中国香精香料和食品添加剂行业最大的制造企业之一，公司以“社会进步、员工幸福、客户满意”为企业发展宗旨，致力于推动行业的发展，并逐渐向综合性、国际化方向发展。上海××××（集团）有限公司研发、生产经营食品香精、烟草香精、日化香精、香料、食品配料和食品添加剂五大系列产品。上海××××（集团）有限公司组建了上海××食品科技（集团）有限公司，并在上海、天津、北京、沈阳、大连、郑州、济南、成都、广州、长沙等地设有十家子公司，为全国1000多家代理商和600多家大中型直销客户提供全面解决方案。 （上述内容摘自上海××××有限公司网站，网址为：http://www.××××，摘录日期为2009年11月6日） 2009年4月商标局在商标管理案件中认定为驰名商标：3 类 ××及图 商标注册人: 上海××××有限公司 商品: 香料、香精油 （上述信息来自国方商标查询系统） 山东××商贸发展有限公司系上海××××有限公司合资公司之一，公司依托“上海××”及济南××现有的销售平台及品牌优势，致力于打造中国食品配料的优质服务中心。公司在省内中心城市均设有分支机构及二级经销网络，享有独立的仓储物流配送体系，保证了第一时间满足各类客户的不同需求。 　“山东××”以主营“××香精”为主，积极开发各类优良新型的食品配料，公司在上海××总部的技术支持下，与相关的科研单位及高校保持良好的合作关系，建立新型的产品研发实验室，培养出一批自己的应用技术人员和销售人才。公司以诚信为原则，结合市场需求，研发新配方，新工艺，为企业做好实质性的技术服务。 （上述内容摘自上海××××有限公司网站，网址为http://www.×××，摘录日期为2009年11月6日） 另外：根据山东××商贸发展有限公司彭总介绍： 山东××商贸发展有限公司发起成立时系与上海××××有限公司共同投资成立的公司，“山东××商贸发展有限公司”之公司名称系发起人股东会通过，股东之一的上海××××有限公司当时并没有提出异议并在此后的公司经营运作中均未提出异议。 山东××商贸发展有限公司现在的股东构成已经发生变化，原来上海××××有限公司所占公司股份51%已经全部转让，现上海××××有限公司已经从山东××商贸发展有限公司全部退出。这种情况下，山东××商贸发展有限公司彭总征求上海××××有限公司关于能否继续使用“山东××商贸发展有限公司”意见时，对方口头答复：“可以”，但未作书面答复。 二、法律分析 关于贵公司咨询“山东××商贸发展有限公司”名称能否继续使用的问题，下面以上海××××有限公司的“××及图”被认定为驰名商标为分界线进行具体分析： （一）、2009年4月，“××及图”被商标局在商标管理案件中认定为驰名商标之前 这阶段，“××及图”属于国家注册商标，上海××××有限公司对其享有独家许可使用权。山东××商贸发展有限公司系经过法定程序申请并被核准使用的，对“××”字号亦享有法律保护。根据了解，“××及图”的注册商标时间要早于“山东××商贸发展有限公司”的“××”字号核准时间。那么，使用他人在先的注册商标作为自己企业名称中的字号并经过工商登记注册，是否侵犯了他人的在先权利呢？法律又是如何规定的呢？ 这种情况，我国法律规定并不十分明确，目前法律依据为《民法通则》和《反不正当竞争法》的相关规定。《民法通则》第四条规定：民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。《反不正当竞争法》第二条规定：经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、城市信用的原则，遵守公认的商业道德；本法所称的不正当竞争，是指经营者违反本法规定，损害其他经营者的合法权益，扰乱社会经济秩序的行为。 由于上述法律规定的过于笼统性，因此，对于了解实践中的具体操作显得尤为重要。我们根据自身接手案件经验和查询相关案例，得出如下结论：实践中将他人在先注册的商标登记为字号，并不都可能构成不正当竞争。是否构成不正当竞争，主要考虑维护公平竞争和保护在先权利的原则，并根据不同个案具体情况具体对待。 一般说来，在该种权利冲突中字号登记人构成不正当竞争必须符合以下要件： 1.商标权人享有在先权利。 在先权利是指民事主体在先取得的合法权利。商标权人必须证明自己的商标在先注册，是合法的，没有侵犯他人的权利。 2.字号登记人在主观上存在恶意。 主观上是否存在恶意是判定不正当竞争的关键之一。判断行为人是否具有恶意时，应考虑以下因素：在先注册的商标在社会上的知名程度、字号登记人对该商标的了解程度、字号登记人生产的商品是否与商标权人的商品属于同一领域等。 3.该注册商标和字号具有产生混淆的可能性。 如果注册商标和字号在音、形、义等方面相同或者近似，导致他人对于市场主体或者商品、服务的来源产生误认，不管有没有误认事实的发生，都应认定该商标和字号具有产生混淆的可能性。而衡量误认的标准，应该以普通消费者的一般认识为准。 综上，我认为：首先，上海××××有限公司所有的“××及图”商标注册在前，享有在先权利；其次，通过背景分析，上海××××有限公司通过长期经营，在全国各地拥有较多的以“××”为字号的子公司或者控股公司，其产品已经具备了一定市场知名度；山东××商贸发展有限公司原系上海××××有限公司的控股公司，对其情况应当了解，而且与其属于同一行业，经营范围基本相同，主观方面存在恶意；最后，“××”二字完全相同，而且生产、销售的又是同类产品，确实容易导致消费者对双方之间的关系以及产品来源产生误认、产生混淆。 结论：在这阶段，山东××商贸发展有限公司对上海××××有限公司构成了不正当竞争，应当停止“××”字号的使用，并面临赔偿对方损失和行政处罚的风险。 另特别说明：虽然山东××商贸发展有限公司成立时系上海××××有限公司的控股公司，上海××××有限公司对山东××商贸发展有限公司使用“××”字号采取默认同意的方式，但是这仅仅是意味着山东××商贸发展有限公司基于对方的同意而免除民事责任，但相应的行政责任并不当然因此免除，虽然实践中行政机关对此违法行为并不主动介入，但毕竟不主动介入并不意味着无权介入，行政机关还有保护消费者合法权益，保证市场经济秩序顺利进行之责。 另补充说明：这种商标与字号的冲突是有其根源的，因为在我国，商标注册由国家工商行政管理局主管、注册商标的争议和纠纷由《商标法》调整，而企业名称的登记则实行分级管理，国家、省级、地市、县级各级工商部门均有权主管，企业名称方面的纠纷和争议也大多由国家工商行政管理局的部门规章、有关文件来解决。由于商标的注册和企业名称的登记是两个完全不同的体系，互不衔接，因此，近年来出现了大量注册商标和字号之间产生权利冲突的现象。其实如果两个体系互相衔接，这种冲突就不会存在，因为根据保护在先原则，后来的登记或者注册就不会被得到准许，即使是发生在母子公司、控股公司之间，因为还有一个保护消费者权益的问题。 （二）、2009年4月，“××及图”被商标局在商标管理案件中认定为驰名商标之后 总的说来，我国对于驰名商标的保护比起非驰名商标来，体现的更为严格。 (一)、针对公司商品方面而言 我国《驰名商标认定和保护规定》第六条规定：工商行政管理部门在商标管理工作中收到保护驰名商标的申请后，应当对案件是否属于商标法第十三条规定的下列情形进行审查： 　　(一)他人在相同或者类似商品上擅自使用与当事人未在中国注册的驰名商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的； (二)他人在不相同或者不类似的商品上擅自使用与当事人已经在中国注册的驰名商标相同或者近似的商标，容易误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的。 由此可见，对于驰名商标的保护体现在：1、未注册驰名商标方面：商品相同或者类似；2、注册驰名商标方面：商品扩大到不相同或者不类似。 （二）针对公司字号方面而言 我国《驰名商标认定和保护规定》第十三条规定：当事人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记，可能欺骗公众或者对公众造成误解的，可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记，企业名称登记主管机关应当依照《企业名称登记管理规定》处理。 《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条规定：原告请求禁止被告在不相类似商品上使用与原告驰名的注册商标相同或者近似的商标或者企业名称的，人民法院应当根据案件具体情况，综合考虑以下因素后作出裁判： （一）该驰名商标的显著程度； （二）该驰名商标在使用被诉商标或者企业名称的商品的相关公众中的知晓程度； （三）使用驰名商标的商品与使用被诉商标或者企业名称的商品之间的关联程度； （四）其他相关因素。 鉴于国家对于驰名商标的保护在法律操作方面比较有可操作性，最高法院亦出台了相关司法解释，因此对该方面不再赘述。 结论 我们认为：鉴于上海××××有限公司所有的“××及图”商标注册在前，且在2009年4月被认定为驰名商标，山东××商贸发展有限公司原系上海××××有限公司的控股公司，对双方经营产品种类、范围等其情况应当了解，字号使用对方商标文字，容易导致消费者对双方之间的关系以及产品来源产生误认，产生混淆。 所以，我们认为：不管上海××××有限公司所有的“××及图”商标是否是驰名商标，山东××商贸发展有限公司均对其构成了不正当竞争，应当停止“××”字号的使用。 补救措施及建议 1、立即停止“××”字号的使用（包括去相关部门办理字号变更登记，对自己公司网站进行规范）； 2、临时、短期情况下，可以根据双方原系合资伙伴关系的有利条件，换取对方“允许使用‘××’字号”的书面承诺； 3、一旦停用“××”字号，但仍然可以在网站上面通过“公司简介”溯及合资历史，包括资金、技术、管理等全方面的合作，借助对方影响，彰显公司实力； 4、在公司产品包装、装潢、企业宣传方面进行规范，务求规避风险。 本法律意见书仅用于山东××商贸发展有限公司并彭总就“‘山东××商贸发展有限公司’名称能否继续可以使用”事宜，仅供委托人参考，具体条款及行动需委托人最终确定并承担责任。 本法律意见书正文共9页，适用时间为2009年11月9日以后。正文之后附件均为本法律意见书不可分割之组成部分。 田远营律师 朱善海律师 山东中威律师事务所 2009年11月9日